[팍스경제TV 오진석 기자]

 유명 구두 브랜드 리갈, 작년 400억원의 매출을 기록한 금강제화의 대표적인 상표이자 주력 브랜드로 널리 알려져 있습니다. 

그런데, 이 ‘리갈’ 상표를 두고 일본구두 매출 1위 리갈코퍼레이션과 법정공방까지 벌이게 됐다고 합니다.

무슨 얘기인지, 대한변리사회 김종선 이사와 얘기나눠보겠습니다. 

 

(앵커) 알기로는 일본의 리갈코포레이션이 신사화 ‘리갈’ 상표권 때문에 금강제화를 상대로 소송을 제기했었던 것이 지난 1월인 것으로 아는데요. 

지금 12월이니까 1년이 다되어 가는군요?

(김종선 변리사) 네. 그렇습니다. 일본의 리갈코포레이션이 우리나라 제화1위 기업 ㈜금강을 상대로, 리갈코포레이션의 ‘리갈’ 표장과 부츠마크 표장, 내부 라벨 및 태그 등을 무단 사용했다고 주장했고요. 

또, 일본의 리갈 구두 수선을 받는 매장에 게시하는 ‘리페어’ 마크와 유사한 이미지를 사용해, 부정경쟁방지법 위반과 저작권 침해를 주장하면서, 지난 1월 서울중앙지방법원에 해당 행위 금지와 손해배상을 청구하는 소송 및 상표등록무효심판을 제기한 바가 있습니다. 

 

(앵커) 상표등록 무효심판을 제기했다면, 신사화 ‘리갈’에 대한 상표권을 가지고 있는 쪽은 일본 리갈이 아니라 우리나라 기업인 금강이라는 겁니까?

(김종선 변리사) 우선 이 리갈이라는 상표에 대해서 조금 알아 보면요, 1800년대 말부터 미국의 리갈슈 컴퍼니에서 생산하기 시작한 리갈(REGAL) 구두는 1905년 미국에서 처음 등록됐고요. 

1961년 미국의 브라운그룹이리갈슈 컴퍼니를 합병하는데, 이 브라운 그룹은 리갈 브랜드 포함해 연간 5000만족 이상 생산하는 미국 내 신발 1위 회사로 올라섭니다.

그리고 같은 해, 1961년이죠. 지금 소송의 당사자인 일본의 리갈코포레이션이 브라운그룹에서 구두제조기술과 리갈상표 일본 내 독점적 이용권리를 부여받습니다. 

또 한국과 홍콩, 싱가폴 등지에서 리갈슈 컴퍼니 상표권을 획득하고 독점 판매권도 가지게 되죠. 그 후 리갈코포레이션은 1990년에 미국과 푸에르토리코, 캐나다를 제외한 주요국의 상표권도 양도받았습니다. 

 

(앵커) 사실상 북미지역만 빼곤 일본 리갈코퍼레이션이 상표와 판권 모두 가져간 것이네요? 

(김종선 변리사) 그렇다고 할 수 있죠. 그런데, 1971년부터 약 20년 간 리갈코포레이션에 구두 일부 부분을 위탁생산해 납품한 경험이 있는 ㈜금강이 1982년에 ‘REGAL’ 표장을, 1986년에는 부츠마크에 대한 상표를 출원하게 됩니다.  

이를 또 금강제화 구두 제품에 사용했고요. 

이에 대해 리갈코포레이션은 오랫동안 문제를 제기하고 시정을 요구했지만 전혀 진전이 없었다고 합니다 

그러다가 결국 법정소송으로 번진 것이죠.  

(앵커) 일단 들어보기만 하면 우리 금강제화가 뒤늦게 권리를 획득한 것처럼 보이기도 합니다? 그런데 해외 유명브랜드도 리갈상표처럼 국내에서 사용되지 않으면상표를 먼저 출원 할 수 있는 것입니까?

(김종선 변리사)  우선, 상표출원의 경우, 특허청은 심사에서 거절 이유가 없다면 상표등록을 할수 있게 결정하고 있습니다. 

하지만, 특허청 심사관도 알 정도로 유명 상표라면, 심사 단계에서 거절되기도 합니다. 

또, 심사관이 미처 유명상표인지 인지 못해도, 상표 등록과정이나 등록 후에 해외 유명상표라는 것이 밝혀지면 취소되거나 무효화시킬 수 있습니다.

그런데, 금강제화가 ‘리갈’이라는 상표를 등록할 당시에는 인터넷이나 해외여행도 어려운 시기였기에, 특허청이 상표의 인지도나 유명세를 알 길이 없었던 것으로 보입니다. 

그래서, 일본에서 ‘리갈’ 신사회가 팔리고 있었어도 우리 나라에서 금강이 리갈이라는 상표를 출원하고 등록받는 데 문제가 없었을 것입니다. 

(앵커) 그렇군요. 다시 리갈 상표 소송으로 돌아와서요. 일본 리갈은 상표 무효 심판 외에도 부정경쟁방지 행위, 손해배상도 함게 제기했습니다? 

(김종선 변리사) 네. 앞서도 잠시 얘기했지만, 일본의 리갈코포레이션은 금강제화가 'REGAL' 표장과 라벨·태그, 부츠마크, 리갈 구두 수선 매장을 뜻하는 'Repair' 마크 등을 무단 사용해서, 리갈코포레이션의 ‘트레이드 드레스’를 침해했다고 주장한 부분을 좀 더 유심히 봐야 할 것 같습니다. 

최근 우리 법원은 트레이드 드레스의 침해 판단을 적극적으로 인정한 사례가 있습니다. 

고가명품 에르메스와  ‘눈알가방’으로 유명한 채니더스튜디오 가방 사이에서 벌어진 1심판결에서 독창성있는 ‘눈’ 도안이 제품의 중요한 식별표지 또는 구매동기로작용하는 것으로 보이고, 이 제품의 창작성, 독창성 및 문화적가치, 창작경위 등을 종합적으로 고려하면 새로운 심미감과 독창성을 구현한 것으로 보인다고 판단됩니다. 즉 디자인의 유사성이 일부 인정되지만, ‘그것이 제품의 중요한 구매동기로작용한 것은 아니며’, 따라서 공정거래질서 및 자유로운 경쟁질서를 해친 것으로 볼 수 없습니다.

눈알가방이 인터넷판매 방식이고 30만원대로 고가명품인 에르메스 가방과 고객군이 전혀 다르지만, 가방 측면이나 전면의 기본적인 디자인 이 유사하다는 점에서 트레이드 드레스 침해라고 법원이 인정을 합니다. 

그런데 2심에서는 이 눈알 가방이 에르메스 가방과는 구별될 수 있을 정도로 독창적이고, 가격과 주고객층이 달라 에르메스의 경제적 이익을 침해하지 않는다는 이유를 들어 트레이드 드레스 침해를 법원이 인정하지 않은 바가 있습니다.

 

(앵커) 그렇군요. 그래서 결과를 좀 더 지켜봐야하는 군요. 그런데 이사님. 금강제화가 해외 유명 브랜드와 상표 이슈가 있었던 것이 이번이 처음이 아니고 페라가모와도 2억 배상판결을 받았는데, 금강제화 ‘리갈’ 상표건 어떻게 될 것 같습니까?

(김준범 변리사)  네. 우선 법원의 판단이 아직 나오지 않아서 평가하긴 이른 것 같고요. 이렇게 얘기를 해보겠습니다.  상표는 소비자의 신뢰가 화체된 것이라고도 말하기도 합니다.

그 얘기는 그기업에게 소비자로부터 신뢰를 유지하기 위해서는 제품 개발이나 브랜드 관리가 매우 중요하다는 것인데요. 

해외 유명 상표를 도용해서 소송을 당했다라는 것 만으로도 브랜드에 대한 가치는 추락할 수 밖에 없다고 봅니다. 특히, 도용된 상표가 고급 제품 라인일 경우에는 더욱 제품 신뢰도의 급전직하 추락할 것이고요.

아직 진행 중인 소송이라 언급이 조심스럽습니다만, 금강제화로서는 새로운 브랜드를 개발해서 소비자들로부터의 신뢰를 조속히 회복할 필요가 있는 것 아니냐는 생각마저 해보게 됩니다.